2018년 미연방대법원에서 결정된 특허 케이스들 중에는 IPR이 위헌이 아니라고 결정한 Oil States 케이스(Oil States Engery Services, LLC v. Greene’s Energy Group, LLC et al.)와 IPR이 개시된 이후 신청된 모든 청구항에 대해 유무효를 판단해야 한다는 SAS 케이스(SAS Institute Inc. v. Iancu, Director, United States patent and Trademark Office, et al.)가 있습니다. 이 두 개의 케이스는 모두 지난 4월24일 판결이 났었습니다. 만약 Oil States 케이스에서 IPR 제도가 위헌으로 결정되었더라면 모든 IPR이 중단되고 더 이상 관련 이야기를 할 이유가 없었을 것이니, 그 판결의 중요성이 미국 특허에서 차지하는 위상은 다른 어떠한 특허 케이스들보다 컸습니다. 그러나 Oil States 케이스로 IPR의 합헌이 인정된 이상, 실질적이고 실무적으로는 이제 SAS 케이스의 중요성과 파급력이 더 자주 거론됩니다. 관련하여, 이번 블로그에서는 이 SAS 판결로 인한 IPR Estoppel에 대한 변화와, 관련한 최근 IPR 케이스 한 개(Kingston v. Spex)를 소개합니다.

SAS 케이스는, 미국특허청(USPTO)의 특허 심판원(PTAB)이 IPR 신청(Petition)을 받아서 검토 후에 심판 신청에서 무효가 주장된 특허 청구항들 가운데 무효 가능성이 있어 보이는 일부 청구항들에 대해서만 심판 개시를 결정(Institution)하는 것이 위법이라고 판단한 것입니다. 즉, ,IPR이 개시되면 심판신청된 모든 청구항에 대하여 최종 판결(Final Written Decision)에서 그 유무효를 판단해야 된다는 것입니다. 이에 따라 IPR 제도에는 심판 신청에서부터 최종 판결까지 많은 새로운 고려사항이 생겼습니다. 그 중에서도 가장 눈에 띄는 것이 IPR 금반언(Estoppel)입니다.

IPR Estoppel은 특허법 조항 35 U.S. Code 315(e)에 나와있는데 그 내용은 IPR 신청인(Petitioner)이나 그 이해 당사자가 IPR에서 최종 판결된 특허 청구항에 대하여심판에서 제기하였거나 제기할 수도 있었던 무효주장 근거 (“ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review”)를 다른 후속 유효분쟁 (다른 IPR, 1심 법원 소송, ITC 소송 등)에서 재론할 수 없다는 것입니다. 일종의 “일사부재리”라는 법리라고 볼 수도 있겠습니다. IPR 제도가 특허를 무효화 시키기 유리한 반면에 (기간, 비용, 무효판단 기준 등의 측면에서) 이 Estoppel 조항은 IPR 신청의 남발을 막는데 아주 효과적으로 작용해오고 있습니다. IPR을 쉽게 보고 신청했다가 혹여 불리한 판결을 받았을 경우, 연방고등법원인 CAFC에 항소하는 것 이외에는 해당 특허의 청구항에 대한 후속 무효주장이 사실상 힘들어 질 수 밖에 없는 것이 위에서 언급한 Estoppel 조항때문인 것이지요.

그런데 SAS 판결이전의 일부 CAFC 케이스(예: Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.)들은 IPR 신청에서 심판 개시가 거절된(IPR institution denied) 무효주장 근거(Grounds of Rejection)는 Estoppel 조항에서 제외된다고 판시했었고, 이에 따라 많은 신청인들이 이를 이용하여 심판 개시가 거절된 무효주장 근거를 보완하여 또 다른 IPR 신청이나 법원 소송 등에 Estoppel 없이 사용할 수 있었습니다. 구체적으로는 IPR 심판 피신청인(Patent Owner)이 심판 신청에 대한 예비 응답(Preliminary Response to Petition)을 통해, 무효주장 근거를 반박하는 논리를 PTAB에 제출하고, PTAB은 IPR 개시 여부를 결정하는 판결문 (Institution Decision)에서, PTAB이 신청인의 무효주장에 동의하지 않는 이유를 설명하므로, 신청인들이 이를 모두 활용하여 훨씬 보완된 두번째 IPR을 제출함으로써 동일한 특허와 청구항의 무효를 복수의 IPR을 통해서 노리는 경우가 많았습니다. 그러나, SAS 케이스로 인해 이러한 IPR 대응 전략은 더 이상 효과를 볼 수 없게 되었습니다. 즉, 신청인들이 심판 신청에서 탈락한 무효주장 근거를 활용해서 두번째 IPR을 신청할 수 없게 된 것입니다. 이유는, IPR 개시가 결정되면(IPR instituted), 이제, 신청된 모든 청구항과 무효주장 근거를 PTAB이심판하게 되므로, 심판 개시가 거절되는 무효주장 근거가 원천적으로 존재할 수 없기 때문에 그렇습니다.

그러나 신청인들이 IPR에서 어떤 특허와 청구항의 무효화에 실패하였다고 해서 동일 특허와 청구항에 대하여 무조건 다시 IPR을 신청할 수 없는 것은 아닌것이, IPR Estoppel 조항(35 U.S. Code 315(e))에 의하면, 처음 IPR신청에서 제기할 수 없었던 무효주장 근거(non-petitioned grounds that reasonably could not have been raised in the IPR petition)가 있으면 그러한 근거를 사용하여 다시 IPR이나 법원 소송으로 같은 특허의 같은 청구항의 무효화를 시도할 수 있습니다. 그러다보니 이제, 이러한 이전 IPR에서 제기할 수 있었거나 없었던 무효주장 근거가 주목받게 되었고, 그 와중에 나온 최근의 IPR 판결이 Kingston 케이스입니다 (Kingston Tech. Co., Inc. v. Spex Techs., Inc. (IPR2018-01002)).

Kingston이 Spex에게 피소된 이후, 2017년 3월에 1차 IPR을 신청하고, 1차 IPR의 최종 판결이 나오기 전인 2018년 5월 (SAS 판결이후), 같은 특허의 같은 청구항들에 대하여 다른 선행기술에 근거한 무효주장을 담은 2차 IPR을 신청했습니다. 그러나 2018년 10월 1일에 1차 IPR의 심판 결과가 나왔는데, 청구항 1개를 제외하고는 모든 심판 대상 청구항들이 유효하다고 판정되었습니다. 이에 따라, Spex는 현행 Estoppel 조항과 SAS 판결에 의거하여, Kingstons의 2차 IPR 신청에 포함된 선행기술과 무효주장 근거는 1차 IPR에서 제기할 수 있었던 무효주장 근거이므로 IPR Estoppel 조항에 따라 2차 IPR 신청이 기각되어야 한다고 주장했습니다. 한편 Kingston은 위에서 언급한 SAS 판결 이전의 CAFC 케이스인 Shaw를 인용하면서 IPR 신청이 거절된 무효주장 근거에는 Estoppel 이 적용되지 않고, 심판 개시가 결정되어 심판된 무효주장 근거에 대해서만 Estoppel이 적용되므로, 자신의 2차 IPR 심사 신청에 포함된 무효주장 근거는 Estoppel 대상이 아니라고 주장했습니다.

그러나 PTAB은 SAS 판결이후 IPR에서는 심판 신청된 무효주장 근거에 대하여 심판가 되는데, Kingston의 주장대로 1차 IPR 개시가 결정되어 심판된 무효주장 근거에 대해서만 Estoppel이 적용된다면, Estoppel 조항에 명시된 바와 같이 Estoppel 대상인 “IPR에서 제기할 수 있었던 무효주장 근거”(“ground that the petitioner … reasonably could have raised during that inter partes review”)라는 것이 무의미하게 된다고 하였습니다. 그리고, Kingston의 2차 IPR 신청에 포함된 무효주장 근거가 1차 IPR에서 제기할 수도 있었던 무효주장 근거라는 Spex의 주장에 동의하면서 Kingston의 2차 IPR 신청을 IPR Estoppel을 이유로 기각하였습니다.

여기서, 2차 IPR 신청에 포함된 무효주장 근거가 1차 IPR 신청에서 제기할 수 있었던 무효주장 근거라는 것을 입증하는 책임은 IPR의 피신청인에게 있는데, 이러한 입증은 PTAB의 허가하에 제한적인 조사 (discovery)를 통해서 입증할 수도 있겠지만 Kinston 케이스의 경우, IPR 신청을 야기한 원 특허 소송에서 Kingston이 제출한 무효 주장 (Infringement Contentions)에 Kingston이 2차 IPR 신청에 포함한 무효주장 근거가 포함되어 있어서 Spex가 쉽게 입증할 수 있었습니다.

한편, 위의 Kingston 케이스는, 동일한 신청인이 동일한 특허의 청구항을 IPR로 무효화하기 위하여, 다른 무효주장 근거를 담은 복수개의 IPR을 신청하는 것을 금지하는 판결은 아니라는 것을 유의할 필요가 있습니다. 여전히, IPR의 단골 신청인인 Apple, 삼성전자, Google, Microsoft, 그리고 LG 전자 등 (IPR 신청개수순)은 이러한 복수 IPR 신청 전략을 사용하고, PTAB의 판단에 따라, 도중에 합병되거나 기각되고 있습니다.

이상에서 SAS 판결과 그에 따른 Estoppel 이슈는 IPR 신청에 더 중요한 제약 사항으로 작용할 것이 분명해 보입니다. 물론, 이러한 복수개의 IPR 신청은 앞으로도 많은 판례들을 생산하면서, 보다 구체적인 법이나 규정을 요구할 것입니다. 아울러 지난 11월15일부터 IPR의 특허 청구항 해석이 법원의Phillips 해석 기준 (명세서에 기초한 보통의 기술을 가진 당업자의 해석 기준)으로 좁아짐에 따라, 작년까지 꾸준히 증가해온 IPR 신청 개수는 당분간 감소하거나 보합세를 유지할 것으로 보입니다.

PARTNER

Peter Park

Peter Park은 Sughrue Mion의 Electrical/Mechanical/Computer 그룹 파트너로서 특허소송, 출원, IPR 및 라이센싱에서 국내외 고객을 대리하고 있습니다. 미국 특허에 종사하기 전에 항공전자 (Avionics) 및 인터넷 통신 분야에서 개발 및 비즈니스를 경험했으며, 현재 담당하는 특허 기술분야는 Semiconductor Circuits, LSI, Telecommunications (4G LTE, ATSC), Signal Processing 등입니다.

Full Bio: http://www.sughrue.com/pspark/