미국 특허청은 2018년 10월 11일 발행된 시행규칙(Federal Register)을 통하여, 특허심판원 무효심판 절차에서 청구 범위를 해석함에 있어 미 법원에서 이미 사용되고 있는 Phillips 청구범위 해석기준을 사용한다고 발표하였습니다.
AIA 개정 이후, 미국 특허심판원의 무효심판절차(IPR; Inter Partes Review, PGR; Post-Grant Review, CBM; Covered Business Method patents)에서는 청구범위 해석기준으로 “최광의 합리적 해석기준(broadest reasonable interpretation; 이하 “BRI”)”을 채택하여 왔습니다.
BRI해석 기준은 미국 특허청 심사 시에 사용되고 있기도 한 기준으로, 청구범위에 기재된 용어를 일반적으로 그 용어가 갖는 통상의, 관습상의 의미로 해석하되, 청구범위 용어의 정의를 발명자가 명세서 내에서 별도로 하고 있는 경우 이를 반영하여 청구범위를 해석하는 기준입니다.
반면 미국 법원에서는 과거 연방순회항소법원 전원합의체 판결에서 설시된 Phillips 해석기준을 청구범위 해석 시 사용합니다. Phillips 해석기준은 BRI 해석 기준보다 청구범위를 같거나 더 좁게 해석하는 것으로 평가되는데, 그 이유는 명세서 뿐만 아니라 출원경과, 기타 외부채택 증거 등의 내용을 추가로 고려하여 청구범위를 해석하기 때문입니다.
그간, 특허를 무효시킬 수 있는 두 가지 절차(특허심판원의 무효심판과 법원의 무효 소송)에서의 청구항 해석 기준이 상이한 것에 대해 비판이 제기되어 왔는데, 금번 변경으로 이러한 문제점은 해소될 것으로 평가되고 있습니다.
한편, 특허심판원에서 청구범위 해석을 종전보다 좁게 하여 무효심결을 이끌어내기가 더 어려워 무효심판절차를 이용할 실익이 더 떨어지는 것이 아니냐는 견해들이 있지만, 실제로 BRI와 Phillips 해석기준에 따라 청구범위가 달리 해석되는 경우가 많지 않기 때문에 별다른 변화가 없을 것이라는 견해도 있습니다. 또한, 특허심판원에서의 무효심판 절차는 법원에서의 무효소송에 비하여 기술, 특허법에 전문성을 지니는 심판관에의해 심리되는 점, 절차가 상대적으로 간소하고 더 빨리 진행된다는 점에 대한 이점은 여전하기 때문에 상기 청구범위해석 기준의 변경이 특허심판원에서의 무효심판절차의 이용실익에 큰 영향을 주지는 못할 것이라는 견해도 있습니다.
상기 변화가 어떠한 영향을 주게 될지는 차후 업데이트 되는 통계결과를 보면 자명해질 것 입니다.
특허심판원 무효심판절차의새로운 Phillips 청구범위 해석기준은 2018년 11월 13일 이후에 청구되는 무효심판에 한하여 적용되고, 소급적용 되지는 않습니다. 한편, 상기 변화는 특허심판원의 무효심판 절차에 한하여 적용되고, 특허출원 심사 시, 그리고 특허출원 심사결과를 다투는 특허심판원의 거절결정불복심판 절차에 대해서는 종전에 적용되던 BRI가 동일하게 적용됩니다.
Associate
Hyunseok Park
박현석 변호사는 지난 10여년간 한국과 미국에서 특허출원, 자문 및 소송 업무를 하여 왔으며, 영국에서 발행되는 제약특허전문지인 Pharmaceutical Patent Analyst와 지재권전문 블로그인 iPFrontline에 기고 활동을 하는 등, 미국 특허법 및 실무 변화에 많은 관심을 가지고 있습니다. 현재 그는 화학, 제약, 바이오, 재료 등 폭넓은 기술분야의 업무를 담당하고 있습니다.
