미국 특허청은 지난 1월 4일 35 U.S.C. §101에 따른 특허적격성과 관련된 수정된 가이드라인을 발표했습니다. 2014년 미국 대법원이 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결을 내린 뒤로 특히 소프트웨어와 관련된 청구항들의 경우 미국 연방순회항소법원의 특허 유/무효 판단 기준과 특허청의 특허적격성 심사기준은 많은 혼선을 빚어왔으며 이에 대해 미국 특허청은 수차례 수정된 가이드라인을 발표해왔습니다. 특히 최근 미연방순회항소법원은 데이터 처리와 관련된 유사한 기술에 관한 특허 청구항들의 특허적격성 여부에 대해 상이한 결론을 내리는 등 불분명한 가이드라인을 제시하여 특허청 심사관과 출원인은 각각에게 유리한 판결을 근거로 제시하며 종종 타협이 없는 싸움을 계속해야 하는 상황이었습니다.

이번 가이드라인은 이런 문제점을 인지하고 이에 대한 해결책을 마련하고 보다 분명한 특허적격성 판단 기준을 제시하기 위해 특허적격성을 판단하는 두 가지 절차에 대한 변화를 제시합니다.

우선 미연방순회항소법원이 유사한 청구항들에 대해 상이한 판결들을 내리며 Alice/Mayo Step 2A에서 어떤 그룹의 청구항이 추상적인 아이디어(abstract idea)에 해당(directed to)하는지 자체가 불분명해졌으며 이 때문에 심사관에 따라 같은 종류의 기술의 특허적격성에 대해 다른 결과가 나올 수 있다는 문제점을 지적하면서, 이를 해결하기 위해 2019년 1월 4일자 수정된 특허적격성 가이드라인은 어떤 그룹의 청구항이 사법적 예외(judicial exception)에 해당하는지 더 명확하게 제시하고 있습니다. 이번 수정 가이드라인은 세 가지의 그룹에 속하는 청구항일 경우에만 청구항이 추상적인 아이디어와 직접 관련이 있을 수 있으며, 그 이외의 그룹에 속하는 청구항의 경우에는 특허 출원이 속한 기술 센터(Technology Center) 에 심사관이 추상적인 아이디어에 해당하는 이유를 설명하고 승인을 받아야만 추상적인 아이디어에 해당하는 것으로 판단할 수 있도록 하고 있습니다. 앞서 말한 세 가지 그룹은 다음과 같습니다:

• 수학적 개념(mathematical concepts),
• 인간의 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity), (예를 들면 기본적인 경제확동, 상업적/법률적 활동, 경영활동, 광고/홍보 활동 들이 이 부류에 속합니다), 그리고
• 사고 과정(mental processes)

또한 이번 수정 가이드라인은 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단하기 위한 두 단계를 제시하는데, 첫 번째는 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 여부이고 만약 명시할 경우 두 번째 단계로 그 사법적 예외가 유용한 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단하는 것입니다. 만약 청구항이 사법적 예외를 명시하고 유용한 적용으로 통합되지 않을 경우 이런 청구항은 사법적 예외에 해당하는 것으로 보고 추가로 Alice/Mayo Step 2B 테스트에 따른 판단을 해야 합니다.

가령, 수학공식 또는 데이터 처리와 관련된 청구항을 심사하는 경우, 우선 청구항이 수학공식 또는 데이터 처리와 관련되어 있기 때문에 추상적인 아이디어에 해당한다고 심사관이 주장할 수 있는 그룹의 청구항입니다. 이 경우 만약 심사관이 데이터를 처리하는 방식이 insignificant extrasolution activity라고 판단하며 추상적인 아이디어가 유용한 적용으로 통합되어 있지 않다고 판단하는 경우 Step 2B 에서 데이터를 처리하는 복합적인 방식이 비통상적(unconventional)이며 발명적 개념(inventive concept)을 포함하는지 판단하게 되는 것입니다.

이번 가이드라인은 비록 법적인 효력은 없으며(즉, 특허심판원(PTAB)이나 법원을 기속하는 효력은 없음) 수정된 사안들을 연방순회항소법원이 얼마만큼 받아들일지는 앞으로 지켜봐야겠지만 특허청 심사관들이 가이드라인에 따른 훈련을 받고 심사하게 될 것이므로 특허청의 심사과정에는 분명 변화를 가져올 것으로 보입니다. 특히 데이터 처리와 관련된 소프트웨어 청구항들의 심사의 경우 현재에는 선행 자료에 따른 거절이 없는 경우에도 청구항 발명이 여전히 추상적인 아이디어에 해당하므로 특허적격성이 없다는 이유로 101조 거절이 극복되지 못하는 경우가 많은데, 이런 청구항들의 경우 Step 2B에서 비통상적인 데이터 처리이며 진보성이 있다고 판단될 가능성이 더 높아졌으며 특허를 받기가 더 용이해질 것으로 보입니다.

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